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專利侵權案件維權策略

發(fā)布于：02-11

一、專利權人維權策略



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專利權人認為自己的中國專利受到侵害后，應首先將對方技術與自己的專利技術進行認真的對比分析，看對方的技術特征是否確實落入自己專利的保護范圍內(nèi)，以確定專利侵權是否成立。最好委托專利律師對是否構(gòu)成專利侵權進行分析，提供法律意見。因為專利律師熟悉技術分析及專利法律，又是站在客觀的立場上進行分析的，因此，其法律意見比較客觀公正，可以作為決策時參考。?



然后，專利權人還應對自己的中國專利權的專利性進行分析，以確定其有效性。因為，根據(jù)中國專利法規(guī)定，中國專利局只對發(fā)明專利進行實審，而對實用新型和外觀設計不進行實審，只進行形式審查。



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因此，一般情況下，如果是發(fā)明專利，對其專利三性即新穎性、創(chuàng)造性和實用性可以不進行分析，只要檢查一下年費是否繳納，專利是否有效即可。而對實用新型專利和外觀設計專利，必須認真進行專利三性分析。只有該實用新型專利或外觀設計專利具有專利性，確實是有效權利的前提下，才宜對專利侵權者采取行動。否則，一旦對方向中國專利局對該實用新型專利或外觀設計專利宣告專利權無效請求，該實用新型專利或外觀設計專利就會因缺乏專利性而被宣告無效。?



有關實用新型專利和外觀設計專利的專利性分析最好委托專利律師進行，其理由與上述委托專利律師分析專利侵權的相同。?



專利權人在確認自己的專利權有效、專利侵權成立之后，方可著手進行下一步工作。?



所謂下一步工作，首先是收集專利侵權證據(jù)。?



專利權人要收集的證據(jù)，大致有如下幾個方面：?



（一）有關侵權者情況的證據(jù)。



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?常言道，知己知彼，百戰(zhàn)百勝。因此，侵權者確切的名稱、地址、企業(yè)性質(zhì)、注冊資金、人員數(shù)、經(jīng)營范圍等情況，都是專利權人首先應了解的。了解這些情況對專利權人對付專利侵權應采取什么樣的策略是很重要的。?



（二）有關侵權事實的證據(jù)。?



構(gòu)成專利侵權的前提是必須要有侵權行為。因此，證明侵權者確實實施了侵犯專利權的行為的證據(jù)在處理侵權過程中是至關重要的。這些方面的證據(jù)有侵權物品的實物、照片、產(chǎn)品目錄、銷售發(fā)票、購銷合同等。?



（三）有關損害賠償?shù)淖C據(jù)。?



專利權人可以向侵權者要求損害賠償。要求損害賠償?shù)慕痤~可以是專利權人所受的損失。但專利權人要提供證據(jù)，證明因?qū)Ψ降那謾嘈袨椋约簩＠a(chǎn)品的銷售量減少，或銷售價格降低，以及其他多付出的費用或少收入的費用等損失。?



要求損害賠償?shù)慕痤~也可以是侵權者因侵權行為所得的利潤。專利權人要提供證據(jù)，證明侵權者的銷售量、銷售時間、銷售價格、銷售成本及銷售利潤等。以此為依據(jù)，計算侵權者所得的利潤。?



要求損害賠償?shù)慕痤~還可以是不低于專利權人與第三人的專利許可證貿(mào)易的專利許可費。為此，專利權人要提供已經(jīng)生效履行的與第三人的專利許可證協(xié)議。?



如何收集上述證據(jù)，是外國專利權人比較頭痛的一個問題。?



一般來說，有些證據(jù)專利權人可以自己收集，也可委托中國的專利律師或委托專業(yè)的知識產(chǎn)權代理公司進行侵權調(diào)查，收集證據(jù)。?



至于侵權者侵權利潤的確切證據(jù)，有時無法得到。在進行訴訟時，可以先提供一些粗略的證據(jù)，待確定專利侵權后，可以請求法院對侵權者進行查帳，以確定侵權利潤。然后，在此基礎上，再計算出侵權者應付的賠償金額。?



二、專利侵權證明責任



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在專利侵權訴訟中，會出現(xiàn)一種證明責任倒置的情況?！秾＠ā返?7條第2款規(guī)定：“專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明”就是典型的證明責任倒置。



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發(fā)明專利分為產(chǎn)品發(fā)明專利和方法發(fā)明專利，而由于制造方法只有在產(chǎn)品的制造過程中使用，要求權利人進入生產(chǎn)現(xiàn)場，進行調(diào)查，取得被控侵權人使用了專利方法的證據(jù)是比較困難的。因此，從公平原則和誠實信用原則出發(fā)，根據(jù)證據(jù)距離將證明責任予以倒置。這與TRIPS協(xié)議的規(guī)定也是相一致的，也是符合實際情況的，在實踐中被廣泛應用到各種專利訴訟中。



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三、專利侵權訴訟策略



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（一）起訴地的選擇



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《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第5條規(guī)定，因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括：被控侵犯發(fā)明、實用新型專利權的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產(chǎn)品的制造、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行為實施地。上述侵權行為的侵權結(jié)果發(fā)生地。該司法解釋第6條規(guī)定，?原告僅對侵權產(chǎn)品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產(chǎn)品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權；以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。銷售者是制造者分支機構(gòu)，原告在銷售地起訴侵權產(chǎn)品制造者制造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權。對于專利侵權案件，如果選擇被告的住所地起訴，往往會受到地方保護主義的干擾。按照最高人民法院的司法解釋，向侵權行為發(fā)生地有管轄權的法院起訴是一個很好的選擇。另外，根據(jù)具體案情，并結(jié)合起訴對象的不同可選擇最佳的起訴地點，從而有效保護自己的合法權益。



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（二）訴訟時機的選擇?



選擇什么樣的時機起訴，起訴前是否要發(fā)律師函，以及是先談判后訴訟還是先訴訟后談判等問題，也是訴訟開始前要考慮的。時機的選擇，有時決定案件的成敗。有些情況利用律師函、談判等手段固定證據(jù)是一種非常有效的收集證據(jù)的方法?？傊?，何時訴訟，要根據(jù)案情合理選擇。



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（三）起訴對象的選擇



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對起訴對象的選擇也是專利侵權訴訟是否成功的一個重要方面?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第6條規(guī)定：?原告僅對侵權產(chǎn)品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產(chǎn)品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權；以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。銷售者是制造者分支機構(gòu)，原告在銷售地起訴侵權產(chǎn)品制造者制造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權。根據(jù)這條法律規(guī)定，針對不同案情選擇起訴侵權產(chǎn)品制造者還是銷售者抑或列為共同被告是必須研究的問題。對于存在眾多侵權者的案件來說，是全部同時起訴以免有些侵權者掩蓋證據(jù)還是只起訴幾個侵權者以達到“敲山震虎”的目的也是要研究的問題。另外，起訴哪些侵權者會降低侵權認定難度，排除地方保護干擾均是應當研究的問題。



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四、專利侵權訴訟中的訴訟技巧



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（一）研透專利技術



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專利訴訟技術性很強，研究分析并吃透專利技術及與其相關的背景技術是非常重要的。專利訴訟要求律師不僅懂得法律條文及有關規(guī)定，更重要的是要求律師必須理解專利技術。不懂法律打不好官司，不懂專利技術同樣勝任不了專利訴訟。單從法律條文上是不能解決專利訴訟的有關問題的，特別是在認定某一技術是否構(gòu)成侵權、是否屬于公知技術、是否屬于顯而易見的技術等等，都需要相當?shù)募夹g知識。不鉆研專利技術是很難勝任專利訴訟的，因而研透專利技術是專利侵權訴訟成功的前提。



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（二）固定侵權證據(jù)



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對于原告專利權人一方的律師，最重要的是要收集侵權的證據(jù)。購買到侵權產(chǎn)品固然重要，但有些侵權產(chǎn)品本身就是假冒他人的產(chǎn)品，上面所寫的生產(chǎn)廠家并不一定是真正的侵權廠家。因此，最好直接到生產(chǎn)廠家購買涉嫌侵權的產(chǎn)品，并采取公證取證（必要時進行隱蔽取證），或者通過工商行政管理部門或技術監(jiān)督部門行使其他職責時，順便獲取侵權證據(jù)。獲得侵權與侵權數(shù)額的證據(jù)是原告取勝的關鍵。



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（三）巧用訴前禁令



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《專利法》第61條規(guī)定，專利權人或者利害關系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產(chǎn)保全的措施。幾乎所有的專利權人都非常關心訴前禁令的問題，因為訴前禁令的效力非常強，幾乎所有的專利權人都希望通過訴前禁令的方式使侵權人訴前停止侵權行為。要申請訴前禁令，必須具備兩個條件：首先，侵權的證據(jù)必須是確鑿的、清楚的，關于侵權的判定也必須是明顯的和有說服力的；其次，要有證據(jù)證明。如果不采取訴前禁令，會有無法彌補的損失，多數(shù)案件難以滿足后一條件。



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（四）合理確定賠償數(shù)額



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根據(jù)實踐，不建議當事人在訴訟中把損害賠償要求提得過高?！秾＠ā返?0條規(guī)定：侵犯專利權的賠償數(shù)額，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第20條規(guī)定：人民法院依照專利法第57條第1款的規(guī)定追究侵權人的賠償責任時，可以根據(jù)權利人的請求，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定賠償數(shù)額。權利人因被侵權所受到的損失可以根據(jù)專利權人的專利產(chǎn)品因侵權所造成銷售量減少的總數(shù)乘以每件專利產(chǎn)品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數(shù)難以確定的，侵權產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)乘以每件專利產(chǎn)品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。侵權人因侵權所獲得的利益可以根據(jù)該侵權產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)乘以每件侵權產(chǎn)品的合理利潤所得之積計算。侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業(yè)利潤計算，對于完全以侵權為業(yè)的侵權人，可以按照銷售利潤計算。該司法解釋第21條規(guī)定：被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定，有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據(jù)專利權的類別，侵權人侵權的性質(zhì)和情節(jié)，專利許可使用費的數(shù)額，該專利許可的性質(zhì)、范圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的１至３倍合理確定賠償數(shù)額；沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據(jù)專利權的類別、侵權人侵權的性質(zhì)和情節(jié)等因素，一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數(shù)額，最多不得超過人民幣50萬元。從我國目前專利審判的實踐來看，提出高額的損害賠償除了新聞炒作外，對當事人沒有更多的好處。因為按照中國現(xiàn)行《專利法》的規(guī)定和賠償計算方式，舉證實在是太困難了，所以專利侵權案件的賠償絕大多數(shù)都是法院的酌定賠償，酌定賠償?shù)纳舷奘?0萬元人民幣，所以要提出幾千萬元的損害賠償，除了付出高額的訴訟費外，最終實際能得到的賠償會和提出的數(shù)字相差很遠。在很多專利侵權案件中，適當?shù)膿p害賠償?shù)奶岢鍪潜容^恰當?shù)摹?jù)我們分析，專利損害賠償額一般在20萬元到30萬元人民幣左右作為訴訟請求提出比較有利。



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總之，在專利維權訴訟中研究專利訴訟策略及技巧是十分必要的，對于不同的專利侵權案件確定有針對性的訴訟策略，才能確保成功維權。



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